KG Berlin Urteil vom 30.07.2010 - 5 U 161/08

Entscheidungsstichwort (Thema)

Kostenerstattung patentanwaltlicher Mitwirkung an kennzeichenrechtlicher Abmahnung

Leitsatz (amtlich)

Die Vorschrift des § 140 Abs. 3 MarkenG gelangt auch bei der Mitwirkung eines Patentanwalts bei einer vorgerichtlichen Abmahnung zur Anwendung, so dass die hierdurch entstehenden Abmahnkosten in einer Kennzeichenstreitsache ohne Nachweis der Notwendigkeit der Mitwirkung zu erstatten sind, sofern ein materiell-rechtlicher Kostenerstattungsanspruch dem Grunde nach gegeben ist (Anschluss BGH GRUR 2009, 888, Tz. 24 - Thermoroll; a.M. OLG Düsseldorf InstGE 9, 35; OLG Frankfurt GRUR-RR 2010, 127).

Normenkette

MarkenG § 140 Abs. 3

Verfahrensgang

LG Berlin (Urteil vom 07.10.2008; Aktenzeichen 15 O 925/07)

Tenor

I. Die Berufung des Beklagten gegen das Urteil der Zivilkammer 15 des LG Berlin vom 7.10.2008 - 15 O 925/07 - wird zurückgewiesen.

II. Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zweiter Instanz zu tragen.

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe

A. Von der Wiedergabe eines Tatbestands wird gem. § 540 Abs. 2 i.V.m. § 313a Abs. 1 Satz 1 ZPO abgesehen.

B. Die Berufung des Beklagten gegen das landgerichtliche Urteil ist zulässig, hat in der aber keinen Erfolg. Der Klägerin steht infolge des an den Beklagten gerichteten anwaltlichen Abmahnschreibens wegen insoweit entstandener Rechts- und Patentanwaltskosten gegen den Beklagten ein (zu verzinsender) Erstattungsanspruch zu (soweit nicht schon beglichen), dessen Höhe das LG zutreffend ermittelt hat. Auch im Übrigen wird den Ausführungen des LG vollumfänglich zugestimmt und - mit Blick auf das Berufungsvorbringen - lediglich Folgendes ergänzt:

I. Das Vorliegen einer markenrechtsverletzenden Benutzungshandlung (und einen damit dem Grunde nach einher gehenden Erstattungsanspruch) zieht der Beklagte zweitinstanzlich (mit Recht) nicht mehr in Zweifel (vgl. dazu auch [zuletzt] EuGH GRUR 2010, 641 - Bananabay; BGH WRP 2010, 1039 - Opel-Blitz II).

II. Ohne Erfolg greift die Berufung die landgerichtliche Bemessung des Werts der mit der Abmahnung eingeforderten Unterlassung mit 75.000 EUR an. Dieser geltend gemachte Anspruch (zum Schutz der - durchaus bekannten - Fernglasmarke "Bresser") ist in alle Zukunft gerichtet, es geht um die Unterbindung von Handlungen des Beklagten, eines - durchaus nicht gänzlich unbedeutenden - Gewerbetreibenden, die - ohne gerichtliches Verbot - ohne weiteres ein beträchtliches Ausmaß hätten annehmen und die Klägern im Wege fortlaufender "Verwässerung" besagter eBay-Kategorie "Bresser" empfindlich hätten stören können. Es erscheint daher unter Zugrundelegung der im Markenrecht üblichen Bewertungsmaßstäbe durchaus als mit § 3 ZPO vereinbar, hier mit dem LG von einem Wert von 75.000 EUR auszugehen. Das Vorbringen des Beklagten, es habe sich nur um ein Versehen gehandelt, führt zu keiner niedrigeren Bewertung, denn die Klägerin, auf deren Sichtweise es insoweit maßgeblich ankommt, ging (und geht weiterhin) von einem bewussten (und ihr damit auf längere Sicht durchaus gefährlich werdenden) Verhalten des Beklagten aus.

III. Ebenfalls vergeblich greift die Berufung die Berücksichtigung zusätzlich entstandener Patentanwaltskosten für die auf Markenrecht gestützte vorgerichtliche Abmahnung an. Nach insoweit ausschlaggebender Rechtsprechung gilt § 140 Abs. 3 MarkenG auch für die Mitwirkung des Patentanwalts vor Prozessbeginn bei einer Abmahnung (analog), so dass die vorprozessualen Abmahnkosten ohne Nachweis der Notwendigkeit der Mitwirkung zu erstatten sind, sofern - wie hier - ein materiell-rechtlicher Kostenerstattungsanspruch dem Grunde nach gegeben ist (vgl. BGH GRUR 2009, 888, Tz. 24 - Thermoroll; Senat v. 24.11.2009 - 5 U 174/07; OLG Hamburg GRUR-RR 2008, 371; OLG Karlsruhe GRUR 1999, 343, 346; OLG Köln Magazindienst 2006, 1198, 1200; a.M. OLG Düsseldorf InstGE 9, 35; OLG Frankfurt GRUR-RR 2010, 127 [n. rkr.]), was auch der Annahme einer Schadensminderungspflicht der Klägerin i.S.v. § 254 BGB insoweit entgegensteht. Durchgreifende Anhaltspunkte, die das Einschalten des Patentanwalts seitens der Klägerin im Streitfall als rechtsmissbräuchlich (§ 242 BGB) erscheinen lassen könnten, hat die Berufung nach dem Dafürhalten des Senats (Einzelrichter) gleichfalls nicht aufgezeigt.

IV. Im Streitfall hat bei der in Rede stehenden Abmahntätigkeit auch ein Patentanwalt i.S.v. § 140 Abs. 3 MarkenG (analog) "mitgewirkt". Unter der Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache ist jede im Rahmen eines Prozessauftrags liegende Tätigkeit eines Patentanwalts zu verstehen, die für die Förderung der Kennzeichenstreitsache ursächlich ist. Unerheblich ist, in welchem Verfahrensabschnitt die patentanwaltliche Tätigkeit erfolgt und von welcher Art sie im Einzelnen ist. Entscheidend ist nur, ob die Mitwirkung des Patenanwalts die konkrete Kennzeichenstreitsache zu fördern geeignet ist. Auch eine beratende Tätigkeit in einer vorprozessualen Besprechung dieser Kennzeichenstreitsache ist...