BGH Beschluss vom 06.11.2013 - I ZB 63/12 | Deutsches Anwalt Office Premium | Recht

Leitsatz (amtlich)

Bei der Beurteilung der Frage der Warenähnlichkeit darf der Gesichtspunkt der funktionellen Ergänzung nicht zur Vernachlässigung der weiteren Faktoren verleiten, die im Rahmen der Prüfung der Produktähnlichkeit relevant sein können. Entsprechendes gilt für die Verhältnisse beim Vertrieb der Waren, denen bei der Beurteilung der Frage, ob die Waren einander ähnlich sind, häufig nur ein geringeres Gewicht zukommt.

Normenkette

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2

Verfahrensgang

BPatG (Beschluss vom 20.06.2012; Aktenzeichen 28 W (pat) 580/10)

Tenor

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des BPatG vom 20.6.2012 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das BPatG zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

Gründe

Rz. 1

I. Für die Markeninhaberin ist die am 26.2.2004 zunächst als Gemeinschaftsmarke angemeldete Wortmarke Nr. 306 13 944

DESPERADO

am 18.12.2006 für die Waren der

Klasse 29 Verarbeitete Nüsse; überzogene Nüsse, nicht in anderen Klassen enthalten; Snackprodukte auf der Basis von Nüssen; verarbeitete Samen; getrocknete subtropische Früchte und Trockenfrüchte, nicht in anderen Klassen enthalten; Klasse 30 Reiscracker; Schokoladennüsse; Popcorn; Klasse 31 unverarbeitete Nüsse, unverarbeitete Sämereien

eingetragen worden. Die Eintragung ist am 19.1.2007 veröffentlicht worden.

Rz. 2

Gegen diese Eintragung hat die Widersprechende aus ihrer am 14.3.1995 registrierten für die Waren der Klasse 32

Beers; mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages

eingetragenen IR-Wortmarke Nr. 632 838

DESPERADOS

Widerspruch erhoben.

Rz. 3

Die Markeninhaberin hat die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben.

Rz. 4

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die angegriffene Marke für die Waren der Klassen 29 und 31 gelöscht und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen. Das BPatG hat die hiergegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin zurückgewiesen und auf die Beschwerde der Widersprechenden die Löschung der angegriffenen Marke auch für die Waren der Klasse 30 angeordnet (BPatG, Beschl. v. 20.6.2012 - 28 W (pat) 580/10, juris).

Rz. 5

Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Markeninhaberin ihren Antrag auf Zurückweisung des Widerspruchs weiter. Die Widersprechende beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Rz. 6

II. Das BPatG hat eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG für alle Waren bejaht, für die die angegriffene Marke eingetragen ist. Dazu hat es ausgeführt:

Rz. 7

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei auf Seiten der Widerspruchsmarke ausschließlich die Ware "Bier" zugrunde zu legen, da die Widersprechende die von der Markeninhaberin in zulässiger Weise bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke nur für diese Ware glaubhaft gemacht habe. Die Vergleichsmarken würden danach zur Kennzeichnung entfernt ähnlicher Waren verwendet. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Da die sich gegenüberstehenden Zeichen zudem in klanglicher, schriftbildlicher sowie begrifflicher Hinsicht hochgradig ähnlich seien, halte das angegriffene Zeichen den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Abstand auch bei einer Benutzung für nur entfernt ähnliche Waren nicht ein.

Rz. 8

III. Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an die Vorinstanz. Die Beurteilung des BPatG, zwischen den sich im Streitfall gegenüberstehenden Waren bestehe eine entfernte Warenähnlichkeit, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Rz. 9

1. Das BPatG ist im rechtlichen Ansatz allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr i.S.v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen und dabei von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen ist, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st.Rspr.; vgl. nur EuGH, Urt. v. 18.12.2008 - Rs. C-16/06 P, Slg. 2008, I-10053 = GRUR-RR 2009, 356 Rz. 45 f. - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH, Beschl. v. 1.6.2011 - I ZB 52/09, GRUR 2012, 64 Rz. 9 = WRP 2012, 83 - Maalox/Melox-GRY; Urt. v. 2.2.2012 - I ZR 50/11, GRUR 2012, 930 Rz. 22 = WRP 2012, 1234 - Bogner B/Barbie B; Urt. v. 9.2.2012 - I ZR 100/10, GRUR 2012, 1040 Rz. 25 = WRP 2012, 1241 - pjur/pure; Urt. v. 5.12.2012 - I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rz. 30 = WRP 2013, 1038 - Culinaria/Culinaria, jeweils m.w.N.). Mit Recht hat es auch angenommen, dass eine absolute Warenunähnlichkeit selbst bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden kann (st.Rspr.; vgl. nur EuGH, Urt. v. 7.5.2009 - Rs. C-398/07 P, GRUR-Int. 2009, 911 Rz. 34 - Waterford Wedgwood/HABM [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH, Urt. v. 5.2.2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rz. 25 = WRP 2009, 616 - METROBUS; Urt. v. 19.4.2012 - I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145 Rz. 34 = WRP 2012, 1392 - Pelikan, m.w.N.).

Rz. 10

2. Ebenfalls keinen Rechtsfehler erkennen lässt die auch von den Parteien im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht angegriffene Beurteilung des BPatG, die Widersprechende habe auf die von der Markeninhaberin gem. §§ 116 Abs. 1, 43 Abs. 1 MarkenG erhobene Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke hin deren rechtserhaltende Benutzung für die Ware "Bier", nicht aber für die anderen Waren glaubhaft gemacht, für die die Widerspruchsmarke eingetragen sei und auf die die Widersprechende ihren Widerspruch gestützt habe. Das BPatG hat in diesem Zusammenhang seiner Beurteilung zutreffend den nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG maßgeblichen Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der Marke am 19.1.2007 (Zeitraum 19.1.2002 bis 19.1.2007) und den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch am 20.6.2012 nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG (Zeitraum vom 20.6.2007 bis 20.6.2012) zugrunde gelegt (vgl. BGH, Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 61 = WRP 2001, 1211 - ISCO; Beschl. v. 13.12.2007 - I ZB 26/05, GRUR 2008, 714 Rz. 23 = WRP 2008, 1092 - idw; Beschl. v. 13.12.2007 - I ZB 39/05, GRUR 2008, 719 Rz. 20 = WRP 2008, 1098 - idw Informationsdienst Wissenschaft).

Rz. 11

3. Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde aber gegen die Beurteilung des BPatG, zwischen Bier und den Waren der Klassen 29, 30 und 31, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, bestehe eine entfernte Ähnlichkeit.

Rz. 12

a) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist davon auszugehen, dass es eine absolute Grenze der Warenähnlichkeit gibt, die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft überschritten werden kann (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922 Rz. 15 - Canon; BGH, Urt. v. 30.3.2006 - I ZR 96/03, GRUR 2006, 941 Rz. 13 = WRP 2006, 1235 - TOSCA BLU; Beschl. v. 28.9.2006 - I ZB 100/05, GRUR 2007, 321 Rz. 10 = WRP 2007, 321 - COHIBA; BGH GRUR 2008, 714 Rz. 32 - idw; BGH, Urt. v. 20.1.2011 - I ZR 10/09, GRUR 2011, 831 Rz. 23 = WRP 2011, 1174 - BCC, m.w.N.). Von Warenunähnlichkeit kann allerdings nur dann ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN; Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; BGH, GRUR 2006, 941 Rz. 13 - TOSCA BLU; GRUR 2012, 1145 Rz. 34 - Pelikan). Die Feststellung, ob eine Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen angenommen werden kann, liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Sie kann daher im Rechtsbeschwerdeverfahren nur darauf überprüft werden, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und das gewonnene Ergebnis zudem von den getroffenen Feststellungen getragen wird (BGH GRUR 2007, 1066 Rz. 23 - Kinderzeit; GRUR 2008, 714 Rz. 42 - idw).

Rz. 13

b) Das BPatG hat seine Annahme, zwischen Bier und den Waren der Klassen 29, 30 und 31, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, bestehe eine entfernte Ähnlichkeit, damit begründet, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, unter der Widerspruchsmarke "DESPERADOS" vertriebene Biere und die unter der angegriffenen Marke "DESPERADO" vertriebenen Snackartikel stammten aus demselben Unternehmen oder zumindest wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Der Verkehr unterscheide zwar grundsätzlich zwischen Essen und Trinken, sei aber durch langjährige Übung daran gewöhnt, dass es zum Bier "etwas zu knabbern" gebe. Außerdem würden Bier und Snackartikel häufig bewusst in unmittelbarer räumlicher Nähe zum Verkauf oder Verzehr angeboten, da Bier den Appetit anrege und Knabberartikel Durst machten. Dies lege die Annahme nahe, dass mit fast identischen Marken gekennzeichnete Snackartikel und Biere nach dem Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise entweder vom selben Unternehmen oder wenigstens unter der Kontrolle eines Unternehmens hergestellt und vertrieben würden. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.

Rz. 14

aa) Das BPatG ist allerdings im rechtlichen Ansatz zutreffend davon ausgegangen, dass eine Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Waren grundsätzlich anzunehmen ist, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblicher Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, wie insb. ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. EuGH, Urt. v. 11.5.2006 - Rs. C-416/04 P, Slg. 2006, I-4237 = GRUR 2006, 582 Rz. 85 = WRP 2006, 1102 - VITAFRUIT; EuGH, GRUR-RR 2009, 356 Rz. 65 - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Rz. 23 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit, m.w.N.).

Rz. 15

bb) Ebenfalls im rechtlichen Ansatz zutreffend ist das BPatG davon ausgegangen, dass der Verwendungszweck der beiderseitigen Waren bei der Beurteilung der Frage der Warenähnlichkeit von Bedeutung ist (EuGH GRUR 1998, 922 Rz. 23 - Canon). Mit Recht hat es weiterhin angenommen, dass die funktionelle Ergänzung der Waren in diesem Zusammenhang eine maßgebliche Rolle spielen kann (EuGH GRUR 1998, 922 Rz. 23 - Canon); für den Verkehr liegt es generell nahe anzunehmen, dass sich ein Markeninhaber auch mit der Herstellung, mit dem Vertrieb und ggf. mit der Lizenzierung funktionell nahestehender Produkte befasst, um seine vorhandenen Erfahrungen, Marktkenntnisse und Kundenbeziehungen weitergehend nutzen zu können (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rz. 735). Ebenso ist das BPatG zutreffend davon ausgegangen, dass die beiderseitigen Waren auch beim Vertrieb insofern Berührungspunkte aufweisen, als sie in denselben Verkaufsstellen angeboten werden (vgl. BGH, GRUR 2006, 941 Rz. 13 - TOSCA BLU; GRUR 2007, 1066 Rz. 23 - Kinderzeit, jeweils m.w.N.) und dies zudem in räumlicher Nähe geschieht (vgl. BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1049 = WRP 2003, 1439 - Kelloggs's/Kelly's; Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600, 601 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX).

Rz. 16

cc) Die Ausführungen, die das BPatG zur Frage der Warenähnlichkeit gemacht hat, lassen jedoch nicht erkennen, ob das Gericht berücksichtigt hat, dass der Gesichtspunkt der funktionellen Ergänzung nicht zur Vernachlässigung der weiteren Faktoren führen darf, die im Rahmen der Prüfung der Produktähnlichkeit relevant sein können (vgl. EuGH, GRUR-Int. 2009, 911 Rz. 45 - Waterford Wedgwood [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH, Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 - IMS; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rz. 734; vgl. weiter Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9 Rz. 91 m.w.N.). Entsprechendes gilt für die Verhältnisse beim Vertrieb der Waren, denen bei der Beurteilung der Frage, ob die Waren einander ähnlich sind, häufig nur ein geringeres Gewicht zukommt (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rz. 742 und 744 m.w.N.).

Rz. 17

Das BPatG hätte sich daher auch mit den Umständen näher befassen müssen, die im Streitfall gegen die Annahme einer auch nur entfernten Warenähnlichkeit sprechen. Mangels gegenteiliger Feststellungen gehört dazu auch der Umstand, dass Brauereien - selbst wenn sie zu international tätigen Lebensmittelkonzernen gehören - bislang durchweg davon abgesehen haben, im Zusammenhang mit dem Absatz ihres Bieres auf die Möglichkeit hinzuweisen, bei seinem Konsum dazu passende Esswaren der Klassen 29 bis 31 zu verzehren, die aus dem Angebot des Konzerns stammen, zu dem die jeweilige Brauerei gehört. Der angesprochene Verkehr hat im Hinblick darauf auch gegenwärtig wenig Anlass anzunehmen, dass solche Esswaren aus demselben Unternehmen oder einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen, wenn sie unter einer Marke vertrieben werden, die mit der Marke eines Bieres (weitgehend) übereinstimmt. Dies gilt selbst in Fällen, in denen die Esswaren und das Bier - wie das BPatG festgestellt hat - im Einzelhandel, in der Gastronomie, an Kinokassen und in Tankstellen regelmäßig in unmittelbarer Nähe zueinander angeboten werden. Der Umstand, dass die Übereinstimmung bei den Marken beim Warenauftritt und in der Werbung bei diesen Gegebenheiten nicht genutzt wird, wird dem Verkehr eher den Eindruck vermitteln, dass die Übereinstimmung bei den Marken nicht auf einer solchen Ursprungsidentität, sondern auf Zufall oder darauf beruht, dass bei der Wahl der Marke jeweils einem aktuellen Trend oder Lebensgefühl gefolgt wurde.

Rz. 18

IV. Nach allem ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das BPatG zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).

Rz. 19

Das BPatG wird bei seiner in der wiedereröffneten Beschwerdeinstanz gem. § 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG erneut vorzunehmenden Beurteilung der Sache - falls es wiederum eine geringe Warenähnlichkeit bejahen sollte - auch die von der Markeninhaberin erhobenen Einwendungen gegen eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen haben. Die Markeninhaberin hat geltend gemacht, das BPatG habe sich insoweit auf isoliert herausgegriffene Daten gestützt, die es weder im Gesamtzusammenhang gewürdigt noch auf ihre Belastbarkeit geprüft habe.