OLG München Beschluss vom 30.01.2004 - 29 W 665/04

Leitsatz (amtlich)

In Markensachen sind die Kosten eines im Revisionsverfahren mitwirkenden Patentanwalts gem. § 140 Abs. 3 MarkenG und § 11 Abs. 1 S. 5 BRAGO in Höhe der 20/10-Gebühr erstattungsfähig.

Verfahrensgang

LG München I (Beschluss vom 23.12.2003; Aktenzeichen 7HK O 4860/98)

Tenor

I. Auf die Beschwerde der Klägerin wird der Beschluss des LG München I vom 23.12.2003 dahingehend abgeändert, dass die von der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden Kosten der Nichtzulassungsbeschwerde auf 7.776 Euro nebst Zinsen i.H.v. 5 % über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB ab 27.11.2003 festgesetzt werden.

II. Die Beschwerde der Beklagten wird zurückgewiesen.

III. Die Beklagte trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

IV. Der Beschwerdewert beträgt 3.868 Euro; davon entfallen auf die Beschwerde der Beklagten 2.514,20 Euro.

V. Die Rechtsbeschwerde zum BGH wird hinsichtlich der Beschwerde der Klägerin zugelassen.

Gründe

I. Die Klägerin nahm die Beklagte u.a. aus Firmen- und Markenrechten auf Unterlassung, Schadensersatzfeststellung und Auskunft in Anspruch. Der BGH hat die Beschwerde der Beklagten gegen die Nichtzulassung der Revision zurückgewiesen.

Der Bevollmächtigte der Klägerin hat anwaltlich versichert, dass Patentanwalt P mitgewirkt habe (Bl. 459 d.A.). Dies hat auch der Patentanwalt selbst versichert und eine Übersicht über seine Mitwirkung vorgelegt. Die beim BGH zugelassenen Anwälte der Klägerin haben bei Antragstellung die Mitwirkung der Patentanwälte angezeigt.

Mit Beschluss vom 23.12.2003 hat das LG die an die Klägerin zu erstattenden Kosten auf 6.422,20 Euro festgesetzt. Für den Patentanwalt ist eine 13/10-Gebühr (2.514,20 Euro) enthalten.

Insoweit hat die Beklagte am 7.1.2004 Beschwerde eingelegt und dazu ausgeführt, Patentanwalt P. habe nicht versichert, an der Erwiderung auf die Nichtzulassungsbeschwerde mitgewirkt zu haben. Auch der am BGH zugelassene Rechtsanwalt der Klägerin bestätige dies nicht; dies behaupte nur der Münchner Prozessbevollmächtigte der Klägerin.

Die Klägerin hat am 9.1.2004 ebenfalls Beschwerde eingelegt und dazu ausgeführt, für den Patentanwalt sei eine 20/10-Gebühr anzusetzen. Sie hat ferner beantragt, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Im Übrigen wird auf die von den Parteien eingereichten Schriftsätze Bezug genommen.

Das LG hat den Beschwerden mit Beschluss vom 12.1.2004, auf dessen Gründe Bezug genommen wird, nicht abgeholfen.

II. Die Entscheidung ergeht nicht durch den Einzelrichter, weil der Senat von der Rspr. des II. Senats des OLG München in einer Sache grundsätzlicher Bedeutung abweicht.

Die zulässige, insb. form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde der Klägerin hat in der Sache Erfolg; die ebenfalls zulässige Beschwerde der Beklagten hat dagegen keinen Erfolg.

Die str. Patentanwaltskosten richten sich nach neuem Recht, weil die eine Gebühr auslösende Mitwirkungshandlung nach In-Kraft-Treten der Gesetzesänderung am 1.1.2002 erfolgt ist (OLG München v. 28.2.2003 – 11 W 2672/02, MDR 2003, 1143).

1. Die Beschwerde der Beklagten hat in der Sache keinen Erfolg, weil die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin auch die Kosten zu erstatten, die diese ihren Patentanwälten für deren Mitwirkung im Revisionsverfahren I ZR 81/03 vor dem BGH schuldet. Der Prozessbevollmächtigte der Klägerin beantragte, die Annahme der Rechtssache zur Entscheidung abzulehnen, was auch geschah. Dadurch fiel gem. § 31 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO die Prozessgebühr der Rechtsanwälte an und ebenso eine Gebühr der Patentanwälte, die am Revisionsverfahren mitgewirkt haben. Die Nichtannahme der Revision schließt eine gebührenpflichtige Tätigkeit des Patentanwalts ebenso wenig aus wie den Anfall der Prozessgebühr für den Rechtsanwalt, wie auch § 32 Abs. 1 BRAGO zeigt.

Die Prozessbevollmächtigten der Klägerin haben die vom Patentanwalt selbst vorgetragenen konkreten Mitwirkungshandlungen in Sach- und Rechtsfragen bestätigt und anwaltlich versichert. Die beim BGH zugelassenen Anwälte der Klägerin haben die Mitwirkung der Patentanwälte außerdem angezeigt.

Die Notwendigkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts ist in Markensachen nicht zu prüfen. Für die beantragte Festsetzung reicht es nach § 140 Abs. 3 MarkenG aus, dass ein Patentanwalt mitgewirkt hat. Der Begriff „notwendig” steht in § 140 Abs. 3 MarkenG nur i.V.m. den Auslagen, nicht aber mit den Gebühren (BGH v. 3.4.2003 – I ZB 37/02, BGHReport 2003, 771 = GRUR 2003, 639; OLG München Mitt. 1997, 167; BPatG v. 16.11.1999 – 27 ZA (pat) 2/98, GRUR 2000, 331; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 140 Rz. 66).

Für die Höhe der Gebühr kommt es ebenfalls weder auf den Umfang noch die Schwierigkeit der Sache an (OLG München v. 25.9.2000 – 11 WF 1174/00, JurBüro 2001, 30 = OLGReport München 2001, 72).

Die Geltendmachung der Patentanwaltskosten verstößt auch nicht gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB). Dies wäre etwa dann der Fall, wenn die Einschaltung des Patentanwalts allein zu dem Zweck erfolgt wäre, diesem eine Verdienstmöglichkeit einzuräumen. Dafür sind jedoch keine Anhalt...