OLG Köln Urteil vom 20.05.2009 - 6 U 195/08

Entscheidungsstichwort (Thema)

Kennzeichnung von Nahrungsergänzungsmitteln: "Protipower ./. Protifit"

Leitsatz (amtlich)

1. Der Inhaber einer Wortmarke (hier: Proti) kann sich entgegen § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG nicht darauf berufen, diese Marke durch Verwendung anderer eingetragener Marken (hier: PROTIPLUS und Proti Power) rechtserhaltend benutzt zu haben (im Anschluss an EuGH WRP 2007, 1322 Tz. 86 - Bainbridge; Abgrenzung zu von Mühlendahl WRP 2009, 1).

2. Die Verwendung der Zeichen "Proti ®4-K" und "PROTIPLEX ®" stellt - wenn sie so präsentiert werden, dass sie der Verkehr als einheitliche Zeichen versteht - keine rechtserhaltende Benutzung der Marke "Proti" dar.

3. Den Marken "Protiplus" und "Protipower" kommt im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel mit dem Hauptbestandteil Protein nur schwache Kennzeichnungskraft zu. In Anbetracht dessen besteht keine Verwechslungsgefahr mit der Marke "Protifit".

Normenkette

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, §§ 22, 26 Abs. 3, § 49 Abs. 1 S. 1, § 51 Abs. 4 Nr. 1

Verfahrensgang

LG Köln (Urteil vom 16.09.2008; Aktenzeichen 33 O 484/06)

Nachgehend

BGH (Urteil vom 10.01.2013; Aktenzeichen I ZR 84/09)

BGH (Beschluss vom 17.08.2011; Aktenzeichen I ZR 84/09)

Tenor

1. Die Berufung des Klägers gegen das Urteil der 33. Zivilkammer des LG Köln vom 16.9.2008 - 33 O 484/06 - wird zurückgewiesen.

2. Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt der Kläger.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Kläger kann jedoch die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung i.H.v. 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit i.H.v. 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

4. Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe

Der Kläger ist Inhaber der Wortmarken "PROTI" (eingetragen am 3.3.1997) und "PROTIPLUS" (eingetragen am 20.5.1996) sowie der Wort-/Bildmarke "Proti Power" eingetragen am 5.3.1997: ...

Der Beklagte ist Inhaber der Wortmarke "Protifit", die am 11.2.2003 für ihn eingetragen worden ist (Veröffentlichung am 14.3.2003). Unter dieser Marke bietet er ein Milchproteingemisch an. Unter Bezeichnungen wie "Aminofit", "Nutrifit" oder "Mineralfit" vertreibt er weitere Nahrungsergänzungsmittel.

Der Kläger bietet ebenfalls Nahrungsergänzungsprodukte, insbesondere für Kraftsportler, u.a. unter den Bezeichungen "Proti Power", "Protiplus", "Protiplex" und "Proti 4-K" an. Im Übrigen wird wegen des Sachverhalts gem. § 540 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO auf den Tatbestand des angefochtenen Urteils Bezug genommen.

Der Kläger begehrt, den Beklagten zu verurteilen, in die Löschung der Marke "Protifit" einzuwilligen, die Nutzung dieses Zeichens zu unterlassen sowie Auskunft über Hersteller, Lieferanten und Abnehmer sowie die Menge der mit diesem Zeichen versehenen Gegenstände, die damit erzielten Umsätze und die hierfür getätigte Werbung zu erteilen sowie die Schadensersatzpflicht des Beklagten festzustellen. Das LG hat die Klage abgewiesen. Hiergegen richtet sich die Berufung des Klägers, mit der er seine erstinstanzlichen Anträge in vollem Umfang weiterverfolgt. Der Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil.

II. Die Berufung hat keinen Erfolg.

1. Der Kläger kann einen Löschungsanspruch nicht auf die Wortmarke "Proti" stützen, denn zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke hätte diese Wortmarke gem. § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG wegen Verfalls gelöscht werden können, § 51 Abs. 4 Nr. 1 MarkenG. Der Kläger hat nicht darzulegen vermocht, dass er diese Marke in den fünf Jahren vor dem Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke i.S.d. § 26 MarkenG benutzt hat.

a) Der Kläger kann sich nicht gem. § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG darauf berufen, die Wortmarke "Proti" dadurch benutzt zu haben, dass er die für ihn eingetragene Wortmarke "PROTIPLUS" und die Wort-/Bildmarke "Proti Power" verwendet hat. Denn nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (WRP 2007, 1322, Tz. 86 - Bainbridge) kann der einer eingetragenen Marke zukommende Schutz nicht mittels des Nachweises ihrer Benutzung auf eine andere eingetragene Marke, deren Benutzung nicht nachgewiesen ist, mit der Begründung ausgeweitet werden, dass die letztgenannte Marke nur eine leichte Abwandlung der erstgenannten Marke darstellt. Diese Entscheidung, die eine Gemeinschaftsmarke betraf, ist auch für § 26 Abs. 3 MarkenG maßgeblich, da Gründe für eine unterschiedliche Bewertung nicht ersichtlich sind und auch der Europäische Gerichtshof in der genannten Entscheidung betont hat, dass Art. 15 Abs. 1, 2 (a) GMVO und Art. 10 Abs. 1, 2 (a) MarkenRL im Wesentlichen identisch sind (EuGH, a.a.O., Tz. 83). Danach ist die Anwendung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG ausgeschlossen.

Die in der Literatur (von Mühlendahl, WRP 2009, 1 ff.) geäußerte Auffassung, der Europäische Gerichtshof habe nur den Fall entschieden, dass es zwei eingetragene Marken und eine von beiden abweichende Benutzungsform gibt, ist erkennbar von der Einschätzung geleitet, dass die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs falsch ...