OLG Köln Urteil vom 20.12.2013 - 6 U 85/13

Verfahrensgang

LG Köln (Urteil vom 25.04.2013; Aktenzeichen 81 O 91/12)

Nachgehend

BGH (Urteil vom 21.10.2015; Aktenzeichen I ZR 23/14)

Tenor

I. Auf die Berufung der Beklagten wird das am 25.4.2013 verkündete Urteil der 1. Kammer für Handelssachen des LG Köln - 81 O 91/12 - teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst:

Die Beklagte wird unter Androhung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder von Ordnungshaft bis zu sechs Monaten verurteilt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs mit Erdnuss und Karamell gefüllte schokoladenumhüllte Riegel in der nachstehend wiedergegebenen Verpackung anzubieten, zu vertreiben, in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben:

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die weiter gehende Berufung wird zurückgewiesen.

II. Die Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin zu 3/4 und die Beklagte zu 1/4 zu tragen.

III. Dieses Urteil sowie Ziff. 1.b. des angefochtenen Urteils sind vorläufig vollstreckbar. Die der Vollstreckung ausgesetzte Partei darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung abwenden, wenn nicht die gegnerische Partei vor der Vollstreckung Sicherheit leistet. Die Sicherheitsleistung beträgt

• hinsichtlich des Unterlassungsgebots 250.000 EUR
• hinsichtlich der Kosten für die die Vollstreckung abwendende Partei 110 % des auf Grund des Urteils vollstreckbaren, für die vollstreckende Partei 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags.

IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe

I. Die Klägerin ist eine bekannte Herstellerin von Süßwaren in Deutschland und übernimmt für ihre amerikanische Muttergesellschaft, die N, Inc., den Vertrieb der Produkte in Deutschland.

Zu dem Sortiment der Klägerin zählt der mit einer Kokosnusszubereitung gefüllte, als längliche Form mit abgerundeten Ecken, einer wellenförmigen Oberflächenstruktur sowie dem Schriftzug "BOUNTY" und der Einprägung von Palmendarstellungen auf der Unterseite ausgestattete Schokoladenriegel "BOUNTY". Dieser Artikel wird jedenfalls seit Anfang der 90-er Jahre in verschiedenen Größen einer blauweißen Verpackung vertrieben, auf der die Produktbezeichnung in weißen großen Druckbuchstaben angebracht und eine Südsee-Szenerie mit Palme, Meer und Himmel sowie eine auf einem Palmzweig drapierte aufgeschlagene Kokosnuss, bei bestimmten Packungen auch der Schokoladenriegel in unverpackter und angeschnittener sowie in verpackter Form, abgebildet sind. Die Klägerin erzielte mit dem Produkt "BOUNTY" in den Jahren 2010 und 2011 jeweils Umsätze von über 22 Millionen EUR sowie Anteile von mehr als 2,6 % im Marktsegment der Schokoladenriegel.

Bei einer im Oktober/November 2004 durchgeführten Verkehrsbefragung der H GmbH ordneten 42,7 % aller Befragten den unverpackten Schokoladenriegel dem Produkt "BOUNTY" bzw. dessen Hersteller sowie 6,7 % der Befragten den von der N, Inc. angebotenen Erzeugnissen "Mars", "Milky Way" oder "Snickers" zu; weitere 3,8 % der Befragten wussten zur Bezeichnung des Produkts oder des Herstellers keine Angaben zu machen.

Bereits am 24.4.2003 war auf die Anmeldung der N, Inc., vom 7.5.1998 die Form des "BOUNTY"-Riegels als dreidimensionale Gemeinschaftsmarke registriert worden. Auf die Beschwerde eines Drittunternehmens wurde die Marke am 23.10.2007 mangels in der Europäischen Gemeinschaft erlangter Unterscheidungskraft wieder gelöscht; eine dagegen gerichtete Beschwerde sowie die nachfolgende Klage der N, Inc. vor dem Gericht erster Instanz der Europäischen Union blieben erfolglos. In der Folgezeit beantragte die N, Inc. die Umwandlung der anfangs eingetragenen Gemeinschafts- in eine nationale Marke, welche vom Harmonisierungsamt am 31.5.2010 genehmigt wurde. Daraufhin trug das Deutsche Patent- und Markenamt am 11.10.2011 zugunsten der N, Inc. die dreidimensionale Marke Nr. 302xx00xxxxx in Form des unverpackten "BOUNTY"-Riegels u.a. für nicht medizinische Süßwaren ein. An diesem Zeichen hat die N, Inc. der Klägerin eine einfache Lizenz eingeräumt. Die Beklagte hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der von ihr mangels Nachweises der Verkehrsdurchsetzung in Deutschland als nicht unterscheidungskräftig angesehenen dreidimensionalen Formmarke beantragt (20 2010 033 190 - 91/13 Lösch) sowie beim LG München I Löschungsklage (33 O 10153/13) erhoben.

Zu dem Süßwarensortiment der Klägerin zählt des Weiteren der mit einer Erdnuss-Karamell-Nougat-Zubereitung gefüllte Schokoladenriegel "SNICKERS", der ebenfalls in verschiedenen Packungsgrößen angeboten wird. Dieser Artikel wird seit Anfang der 1980-er Jahre durchweg in einer braunen Verpackung angeboten, auf der die Produktbezeichnung in blauen Großbuchstaben vor einem rot eingerahmten weißen Hintergrund aufgedruckt sowie jedenfalls seit mehreren Jahren verstreut geschälte ganze und halbe Erdnüsse angeordnet sowie je nach Packung teils auch aufgeschnittene unverpackte, teilweise auch verpackte Schokoladenriegel abgebildet sind. Mit dem "...