BGH Beschluss vom 18.04.2013 - I ZB 71/12

Leitsatz (amtlich)

Für die im Eintragungsverfahren (§§ 37 Abs. 1, 41 Satz 1 MarkenG) und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prüfung, ob einem Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder gefehlt hat und es daher von der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgeschlossen oder entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden ist, ist auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens abzustellen (Aufgabe von BGH, Beschl. v. 15.1.2009 - I ZB 30/06, GRUR 2009, 411 = WRP 2009, 439 - STREETBALL; Beschl. v. 9.7.2009 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 = WRP 2010, 260 - Rocher-Kugel; Anschluss an EuGH, Beschl. v. 23.4.2010 - Rs. C-332/09, MarkenR 2010, 439 - HABM/Frosch Touristik [FLUGBÖRSE]).

Normenkette

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 37 Abs. 1, § 41 S. 1, § 50 Abs. 1

Verfahrensgang

BPatG (Beschluss vom 29.10.2012; Aktenzeichen 30 W(pat) 40/11)

Tenor

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des 30. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des BPatG vom 29.10.2012 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das BPatG zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

Gründe

Rz. 1

I. Die Anmelderin hat am 25.9.2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Eintragung der Wortfolge

Aus Akten werden Fakten

als Marke für folgende Waren und Dienstleistungen beantragt:

Computersoftware (gespeichert), insb. für das Vertragsmanagement; Unternehmensberatung (Beratung bei Einführung, Konfiguration, Betrieb); EDV-Beratung (Beratung bei technischen Problemen rund um Einführung und Betrieb); Programmierung von Software für das Vertragsmanagement.

Rz. 2

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung am 17.8.2009 wegen Fehlens der Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Rz. 3

Die dagegen gerichtete Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben (BPatG GRUR 2013, 383).

Rz. 4

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihren Eintragungsantrag weiter.

Rz. 5

II. Das BPatG hat angenommen, die angemeldete Wortfolge sei nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung als Marke ausgeschlossen, weil ihr jegliche Unterscheidungskraft fehle. Es hat hierzu ausgeführt:

Rz. 6

Der Wortfolge "Aus Akten werden Fakten" könne in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht schon von Haus aus jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Die Wortfolge habe jedoch ihre von Haus aus bestehende Unterscheidungskraft verloren, weil sie zum maßgeblichen Zeitpunkt der Entscheidung über ihre Eintragung im hier betroffenen Bereich des IT-gestützten Vertragsmanagements als Werbespruch verwendet und vom angesprochenen Publikum daher nicht als betrieblicher Herkunftshinweis, sondern als werbeübliche Anpreisung verstanden werde.

Rz. 7

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist begründet. Die Annahme des BPatG, bei der Prüfung, ob einem Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehle und es daher von der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgeschlossen sei, sei auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens als Marke abzustellen, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Rz. 8

1. Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Marken, denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, von der Eintragung ausgeschlossen. Ist die Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, wird die Anmeldung gem. § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen und die Marke nach § 41 Satz 1 MarkenG nicht in das Register eingetragen. Ist die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden, wird die Eintragung gem. § 50 Abs. 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht.

Rz. 9

2. Nach der bisherigen Rechtsprechung des BGH ist allerdings sowohl im Eintragungsverfahren (§§ 37 Abs. 1, 41 Satz 1 MarkenG) als auch im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) bei der Prüfung, ob einem Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder gefehlt hat und es daher von der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgeschlossen ist oder entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden ist, auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens als Marke abzustellen (zum Eintragungsverfahren BGH, Beschl. v. 15.1.2009 - I ZB 30/06, GRUR 2009, 411 Rz. 14 = WRP 2009, 439 - STREETBALL; zum Nichtigkeitsverfahren BGH, Beschl. v. 9.7.2009 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rz. 48 = WRP 2010, 260 - Rocher-Kugel, m.w.N.; vgl. zum Warenzeichengesetz BGH, Beschl. v. 13.5.1993 - I ZB 8/91, GRUR 1993, 744, 745 - MICRO CHANNEL, m.w.N.; vgl. weiter zum absoluten Schutzhindernis der bösgläubigen Markenanmeldung BGH, Beschl. v. 27.4.2006 - I ZB 96/05, BGHZ 167, 278 Rz. 42 - FUSSBALL WM 2006; Beschl. v. 2.4.2009 - I ZB 8/06, GRUR 2009, 780 Rz. 11 = WRP 2009, 820 - Ivadal; vgl. ferner Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rz. 15 und 18; Kirschneck in Ströbele/Hacker, a.a.O., § 37 Rz. 3, § 50 Rz. 5; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 8 Rz. 32; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 37 MarkenG Rz. 18; Kramer in Ekey/Klippel/Bender, Markenrecht, Bd. 1, 2. Aufl., § 37 MarkenG Rz. 4; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, 2. Aufl., Rz. 574; Bingener in Fezer, Handbuch der Markenpraxis, 2. Aufl., Markenverfahren DPMA Rz. 282).

Rz. 10

Das Abstellen auf den Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens statt auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens wird vor allem damit begründet, dass es sich bei dem Eintragungsverfahren um ein auf schnelle Erledigung einer Vielzahl von Anmeldungen gerichtetes Registrierungsverfahren handelt, in dessen Rahmen für eingehende, langwierige Ermittlungen kein Raum ist (BGH GRUR 1993, 744, 745 - MICRO CHANNEL; vgl. auch BGH, Beschl. v. 23.5.1984 - I ZB 6/83, BGHZ 91, 262, 270 - Indorektal). Zwischen der Anmeldung des Zeichens und der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens könnten - insb. wenn gegen die Eintragungsentscheidung Rechtsbehelfe eingelegt würden - mehrere Jahre liegen. Wäre der Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens maßgeblich, müssten bei der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens oft schwierige Ermittlungen zum Vorliegen von Schutzhindernissen am Anmeldetag angestellt werden. Komme es dagegen auf den Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens an, könne das Vorliegen von Schutzhindernissen schneller und zuverlässiger festgestellt werden (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, a.a.O., § 8 Rz. 15).

Rz. 11

Der Anmelder muss nach dieser Ansicht sowohl im Eintragungsverfahren als auch im Nichtigkeitsverfahren nach der Anmeldung des Zeichens und vor der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens entstandene Eintragungshindernisse - wie hier den Verlust der Unterscheidungskraft des Zeichens - gegen sich gelten lassen.

Rz. 12

3. Nach der neueren Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zur Gemeinschaftsmarkenverordnung ist dagegen für die Prüfung eines auf Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV a.F. (Art. 52 Abs. 1 Buchst. a GMV nF) gestützten Antrags auf Nichtigerklärung allein der Zeitpunkt der Anmeldung maßgeblich (EuGH, Beschl. v. 5.10.2004 - Rs. C-192/03, Slg. 2004 - I-8993 Rz. 37 bis 41 - Alcon/HABM [BSS]; Beschl. v. 23.4.2010 - Rs. C-332/09, MarkenR 2010, 439 Rz. 41 bis 46 - HABM/Frosch Touristik [FLUGBÖRSE]). Nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV a.F. (Art. 52 Abs. 1 Buchst. a GMV nF) wird die Gemeinschaftsmarke auf Antrag beim Amt für nichtig erklärt, wenn sie entgegen den Vorschriften des Art. 7 GMV eingetragen worden ist. Gemäß Art. 7 Buchst. b GMV sind Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen.

Rz. 13

Nach Ansicht des Gerichtshofs lässt sich nur mit dieser Auslegung von Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV a.F. (Art. 52 Abs. 1 Buchst. a GMV nF) vermeiden, dass ein Verlust der Eintragungsfähigkeit einer Marke umso wahrscheinlicher wird, je länger das Eintragungsverfahren dauert (EuGH, MarkenR 2010, 439 Rz. 47 bis 54 - HABM/Frosch Touristik [FLUGBÖRSE]). Daraus folgt, dass auch für die Prüfung, ob die Anmeldung einer Marke gem. Art. 38 Abs. 1 GMV a.F. (Art. 37 Abs. 1 GMV nF) zurückzuweisen ist, weil sie nach Art. 7 GMV und insb. wegen Fehlens der Unterscheidungskraft nach Art. 7 Buchst. b GMV von der Eintragung ausgeschlossen ist, allein der Zeitpunkt der Anmeldung maßgeblich ist. Denn nur mit dieser Auslegung von Art. 38 Abs. 1 GMV a.F. (Art. 37 Abs. 1 GMV nF) lässt sich vermeiden, dass ein Verlust der Eintragungsfähigkeit einer Marke umso wahrscheinlicher wird, je länger das Eintragungsverfahren dauert.

Rz. 14

Der Anmelder muss danach weder im Eintragungsverfahren noch im Nichtigkeitsverfahren eine nach dem Zeitpunkt der Anmeldung eingetretene nachteilige Veränderung der Marke, wie den Verlust ihrer Unterscheidungskraft oder ihre Umwandlung in eine gebräuchliche Bezeichnung, gegen sich gelten lassen (vgl. EuGH, MarkenR 2010, 439 Rz. 53 - HABM/Frosch Touristik [FLUGBÖRSE]).

Rz. 15

4. Der Senat hält im Blick auf diese Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht an seiner bisherigen Rechtsprechung fest. Für die im Eintragungsverfahren (§§ 37 Abs. 1, 41 Satz 1 MarkenG) und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prüfung, ob einem Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder gefehlt hat und es daher von der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgeschlossen oder entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden ist, ist auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens abzustellen. Dafür spricht nicht nur das Interesse des Anmelders, durch die Dauer des Eintragungsverfahrens keine Nachteile zu erleiden. Hinzu kommt das Interesse der Allgemeinheit an einer grundsätzlich einheitlichen Auslegung dieser miteinander übereinstimmenden Regelungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung einerseits und des Markengesetzes andererseits (vgl. Bölling, GRUR 2011, 472, 477). Diese Interessen des Anmelders und der Allgemeinheit sind - jedenfalls in ihrer Gesamtheit - höher zu bewerten als das Interesse an einer schnellen Erledigung einer Vielzahl von Anmeldungen.

Rz. 16

5. Es ist keine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 AEUV zu der Frage einzuholen, ob die Bestimmungen der Markenrechtsrichtlinie dahin auszulegen sind, dass für die Prüfung, ob ein Zeichen gem. Art. 3 Buchst. b MarkenRL wegen Fehlens der Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, allein der Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens maßgeblich ist.

Rz. 17

a) Eine Vorlage wäre ausgeschlossen, wenn der Gerichtshof diese Frage nicht entscheiden könnte. Nach Erwägungsgrund 6 Satz 1 MarkenRL sollte es den Mitgliedstaaten weiterhin freistehen, Verfahrensbestimmungen für die Eintragung, den Verfall oder die Ungültigkeit der durch Eintragung erworbenen Marken zu erlassen. Bei der Regelung des für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke im Eintragungsverfahren (§§ 37 Abs. 1, 41 Satz 1 MarkenG) und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) maßgeblichen Zeitpunkts könnte es sich um eine solche Verfahrensbestimmung handeln, auf die sich die Markenrechtsrichtlinie nicht erstreckt (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, a.a.O., § 8 Rz. 16; Kirschneck in Ströbele/Hacker, a.a.O., § 37 Rz. 4, § 50 Rz. 6). Die Regelung könnte allerdings auch als eine von der Markenrechtsrichtlinie erfasste sachlich-rechtliche Bestimmung anzusehen sein, weil sie den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke betrifft und die Verwirklichung des mit der Angleichung verfolgten Ziels nach Erwägungsgrund 8 Satz 1 MarkenRL voraussetzt, dass für den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen gelten (vgl. Bölling, GRUR 2011, 472, 476; vgl. weiter zur Feststellungslast BPatG, Beschl. v. 22.1.2013 - 33 W [pat] 103/09, juris Rz. 116 ff.). Das kann aber offenbleiben.

Rz. 18

b) Eine Vorlage ist schon deshalb nicht geboten, weil im Blick auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs zur Gemeinschaftsmarkenverordnung jedenfalls kein vernünftiger Zweifel daran besteht, dass der Gerichtshof diese Frage bejahen würde (vgl. aber zur Frage, ob Art. 3 Abs. 3 Satz 1 MarkenRL dahin auszulegen ist, dass es auch dann auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke - und nicht auf den Zeitpunkt ihrer Eintragung - ankommt, wenn der Markeninhaber im Rahmen der Verteidigung gegen einen Antrag auf Ungültigerklärung der Marke geltend macht, dass die Marke jedenfalls über drei Jahre nach der Anmeldung, aber noch vor der Eintragung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe, BPatG, Beschl. v. 22.1.2013 - 33 W [pat] 103/09, juris Rz. 97 ff.). Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, sind gem. Art. 3 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung. Diese Regelung, die durch § 8 Abs. 2 Nr. 1 und §§ 37 Abs. 1, 41 Satz 1, 50 Abs. 1 MarkenG ins deutsche Recht umgesetzt worden ist, entspricht Art. 7 Buchst. b GMV und Art. 38 Abs. 1, Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV a.F. (Art. 37 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 Buchst. a GMV nF). Es ist daher nicht zweifelhaft, dass der Gerichtshof für die Prüfung, ob ein Zeichen gem. Art. 3 Buchst. b MarkenRL wegen Fehlens der Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, ebenso wie für die entsprechende Prüfung bei Art. 7 Buchst. b GMV allein den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens für maßgeblich erachten würde.

Rz. 19

IV. Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das BPatG zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).

Fundstellen

EBE/BGH 2013

GRUR 2013, 1143

JZ 2013, 675

MDR 2013, 1475

WRP 2013, 1478

GRUR-Prax 2013, 444

IP kompakt 2013, 12

IPRB 2013, 272

MarkenR 2013, 395

Mitt. 2013, 561