Entscheidungsstichwort (Thema)
Markenanmeldung B 83 093/3 Wz
Tenor
Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Prüfungsstelle für Klasse 3 Wz des Deutschen Patentamts vom 25. Februar 1990 und vom 17. November 1992 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 878 499 zurückgewiesen worden ist.
Der angemeldeten Marke wird die Eintragung versagt.
Tatbestand
I
Angemeldet zur Eintragung in das Register ist die Wortmarke
ANNETE
für die Waren
„Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Toilettenseifen”.
Die Bekanntmachung erfolgte am 15. April 1988.
Hiergegen hat die Inhaberin der seit 7. Mai 1975 endgültig (im Sinne von § 5 Abs. 7 Satz 4 WZG) für die Waren
„Wasch- und Bleichmittel, Putz- und Poliermittel, Seifen, Parfümerien, kosmetische Mittel, Haarwaschmittel, Zahnputzmittel”
eingetragenen Wortmarke 878 499
Jeanette
Widerspruch erhoben.
Nachdem die Anmelderin die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten hat, hat die Widersprechende verschiedene Glaubhaftmachungsmittel vorgelegt und behauptet, die Widerspruchsmarke sei in dem maßgeblichen Zeitraum von fünf Jahren vor der Bekanntmachung der angemeldeten Marke von der Firma Dressin Pharma und Kosmetik GmbH aufgrund einer von der Widersprechenden unter dem 11. September/29. September 1978 erteilten Erlaubnis rechtserhaltend benutzt worden für Schaumbäder und Schampoos Die Anmelderin hat ihren Nichtbenutzungseinwand aufrechterhalten und zur Begründung insbesondere ausgeführt, daß die Widerspruchsmarke nicht in der eingetragenen Form, sondern allenfalls in der Schreibweise Jeannette, damit aber nicht rechtserhaltend benutzt worden sei.
Dem hat sich die Prüfungsstelle für Klasse 3 Wz des Deutschen Patentamts angeschlossen und den Widerspruch in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Ein rechtfertigender Grund für die Abweichung der tatsächlich benutzten von der eingetragenen Form der Widerspruchsmarke sei nicht ersichtlich.
Mit ihrer Beschwerde verfolgt die Widersprechende ihren Widerspruch weiter. Die Prüfungsstelle habe es zu Unrecht unterlassen, vorweg festzustellen, ob überhaupt eine relevante Abweichung der Gebrauchs- von der Eintragungsform vorliege. Dies sei nach der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise nicht der Fall; sie sähen in den Zeichenwörtern „Jeannette” und „Jeanette” dieselbe Marke, da diese klanglich identisch seien und schriftbildlich nur unerheblich voneinander abwichen. Besonderer Gründe für die Abwandlung bedürfe es daher nicht. Dessen unbeschadet sei die Abwandlung zu „Jeannette” auch geboten, da (jedenfalls heute) dies allein die korrekte Schreibweise dieses französischen Vornamens sei. Da die sich gegenüberstehenden Zeichen klanglich verwechselbar seien, beantragt die Widersprechende,
den Beschluß der Prüfungsstelle vom 17. November 1992 (sinngemäß auch den Erstbeschluß vom 25. Februar 1990) aufzuheben und der angemeldeten Marke die Eintragung zu versagen.
Die Anmelderin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie erhält den Nichtbenutzungseinwand weiterhin aufrecht, weil die von der Widersprechenden behauptete Benutzung mehr als fünf Jahre zurückliege. Im übrigen sei zweifelhaft, ob eine der Widersprechenden zurechenbare Drittbenutzung vorliege, nachdem die Widersprechende nicht die Benutzung der Widerspruchsmarke gestattet, sondern nur die Verwendung einer abgewandelten Form geduldet habe.
Entscheidungsgründe
II
Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere form- und fristgerecht eingelegt. Sie ist auch in der Sache begründet. Die angemeldete Marke kommt der prioritätsälteren Widerspruchsmarke verwechselbar nahe im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, der gemäß §§ 152, 158 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 42 Abs. 2 Nr. 1 dieses Gesetzes auf den vorliegenden Fall nunmehr anzuwenden ist.
1. Die Nichtbenutzungseinrede der Anmelderin greift nicht durch.
a) Nachdem die Widerspruchsmarke am Tage der Bekanntmachung der angemeldeten Marke länger als fünf Jahre im Register eingetragen war, hat die Anmelderin die Benutzung der Widerspruchsmarke im patentamtlichen Verfahren allerdings in zulässiger Weise bestritten. Dies ergibt sich aus § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, der gemäß der in § 158 Abs. 3 Satz 1 und 2 dieses Gesetzes enthaltenen Übergangsvorschrift in entsprechender Anwendung an die Stelle des § 5 Abs. 7 Satz 1 WZG tritt. Aus der genannten Übergangsvorschrift folgt weiter, daß sich auch die Frage, ob eine rechtserhaltende Benutzung anzuerkennen ist, nach § 43 Abs. 1 und dem darin in Bezug genommenen § 26 MarkenG beurteilt, der in mehrfacher Hinsicht meist zugunsten, teils aber auch zu Lasten des Widersprechenden vom bisherigen Recht abweicht. Insoweit findet das Markengesetz also zwar ex tunc ab 1. Januar 1995, in diesem Rahmen aber auch auf bereits abgeschlossene Sachverhalte, nämlich vor dem 1. Januar 1995 abgelaufene, aber erst danach rechtlich zu würdigende Benutzungszeiträume Anwendung. Diese tatbestandliche Rückanknüpfung (vgl. BVerfGE 63, 343/356;...