ZAP 20/2020, Schöpferischer Beitrag zum Patent: Reihenfolge der Prüfungsschritte im Berufungsverfahren

(BGH, Urt. v. 4.8.2020 – X ZR 38/19) • Ein Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung an einer Patentanmeldung steht demjenigen zu, der einen schöpferischen Beitrag zum Gegenstand der angemeldeten Erfindung geleistet hat. Nicht ausreichend sind nur solche Beiträge, die den Gesamterfolg nicht beeinflusst haben, also unwesentlich in Bezug auf die Lösung sind, sowie solche, die auf Weisung eines Erfinders oder eines Dritten geschaffen wurden. Zur Beantwortung der Frage, ob ein schöpferischer Beitrag vorliegt, ist es erforderlich, zunächst den Gegenstand der Streitanmeldung zu ermitteln, sodann zu prüfen, ob die geltend gemachte Leistung hierzu beigetragen hat, und schließlich das Gewicht der Beiträge im Verhältnis zueinander und zur erfinderischen Gesamtleistung abzuwägen. Hinweis: Da der Senat in der Patentsache nicht abschließend entscheiden konnte, hat er die Sache zurückverwiesen an das OLG München. Im wiedereröffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsgericht den gebotenen prüfenden Vergleich der Lehre der Streitanmeldung mit derjenigen, deren widerrechtliche Entnahme geltend gemacht wird, unter Berücksichtigung der oben erörterten Gesichtspunkte erneut vorzunehmen haben. Sollte das Berufungsgericht zu der Auffassung gelangen, dass die Klägerin einen wesentlichen Beitrag zum Gegenstand der Streitanmeldung geleistet hat, wird es Feststellungen zu der Behauptung der Klägerin zu treffen haben, die Erfinder der klägerischen Prototypen hätten ihre Rechte an der Erfindung an sie abgetreten. Ob und ggf. inwieweit eine widerrechtliche Entnahme vorliegt, lässt sich in der dafür vorzunehmenden Gesamtschau zuverlässig nur auf der Grundlage festgestellter Übereinstimmungen zwischen der als entnommen geltend gemachten und der angemeldeten Lehre beurteilen (vgl. BGH, Urt. v. 20...