Flick/Wassermeyer/Baumhoff/... / (1) Lizenzierung des Firmennamens und Markenüberlassung
 

Rz. 2438

Recht auf Führen des Firmennamens. Die Finanzverwaltung lehnt die Zahlung eines Entgelts für das Recht, einen Firmennamen zu führen, unter Hinweis auf den nicht verrechenbaren sog. "Rückhalt im Konzern" ab. So heißt es in Tz. 6.3.2. VWG: "Demgegenüber kann eine Muttergesellschaft z.B. Entgelte nicht verrechnen für [...] den sogenannten Rückhalt im Konzern einschließlich des Rechts, den Konzernnamen zu führen." Begründet wird dies damit, dass die Verleihung dieses Rechts als Akt der Dotation nach den Grundsätzen des Firmenrechts anzusehen sei und damit der Tochtergesellschaft auf gesellschaftsrechtlicher und nicht auf schuldrechtlicher Basis zugewendet wurde. Auch die OECD steht der Zahlung eines Entgelts für die Nutzung eines Firmennamens kritisch gegenüber. Dies kommt bereits in ihrem überarbeiteten Entwurf zu "Intangibles" zum Ausdruck. An diesem Standpunkt hält die OECD bis heute fest. Denn auch die OECD-Leitlinien 2017 bestimmen, dass bei bloßer Verwendung des Namens zur Darstellung der Gruppenzugehörigkeit grundsätzlich keine Zahlung zu leisten ist. Hierin wird jedoch zugleich davon ausgegangen, dass für den Fall, in dem ein Gruppenmitglied Eigentümer der Handelsmarke oder eines anderen "Intangible" für den Gruppennamen ist, und der Gebrauch des Namens einen finanziellen Vorteil für die Gruppenmitglieder darstellt ("financial benefit to members of the group"), vernünftigerweise angenommen werden muss, dass eine Zahlung für den Gebrauch des Namens fremdvergleichskonform sein würde.

 

Rz. 2439

Identität von Firma und Marke. In der Vergangenheit wurde in Literatur und Rspr. intensiv der Fall diskutiert, bei dem der Firmenname mit einer namensgleichen Konzernmarke übereinstimmt. Bei dieser Konstellation wollte die deutsche Finanzverwaltung ehedem zumindest für den Inbound-Fall die Zahlung von Lizenzgebühren für die Marke an die ausländische Muttergesellschaft nicht anerkennen, da Firmenname und Marke übereinstimmen. In dem Urteil des FG Rheinland-Pfalz v. 14.12.1998 wurde der Auffassung der Finanzverwaltung zunächst zugestimmt. Der BFH hat jedoch – der überwiegenden Auffassung in der Literatur folgend – mit dem Urteil v. 9.8.2000 das Urteil des FG Rheinland-Pfalz aufgehoben und die Zahlung von Lizenzgebühren für eine Marke anerkannt, die mit dem Firmennamen übereinstimmt. Dies wird insbesondere damit begründet, dass "Markenrechte als produktidentifizierende Kennzeichnungen einerseits und Unternehmensbezeichnungen als besondere Bezeichnungen eines Geschäftsbetriebes andererseits strikt auseinander zu halten [sind]. Beiden kommen verschiedene Inhalte zu: beide sind grundsätzlich unabhängig voneinander verwertbar und mit entsprechenden Schutzrechten ausgestattet [...] Das gilt auch, wenn der Marken- und der Firmenname gleichlautend sind". Im Urteil v. 21.1.2016 hat der BFH erneut zu der Frage Stellung genommen, unter welchen Voraussetzungen eine Entgeltpflicht an eine deutsche Muttergesellschaft bei Überlassung von Markenzeichen an eine ausländische Tochtergesellschaft besteht. Dabei hält der Senat ausdrücklich an den Grundsätzen fest, die er in seinem Urteil v. 9.8.2000 zur Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters im Zusammenhang mit der Nutzung des Konzernnamens entwickelt hat. In seinen Entscheidungsgründen äußert er insofern, dass "(f)ür die bloße Überlassung des Firmennamens durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft als Gegenstand der gesellschaftsvertraglichen Vereinbarung – i.S. einer Erlaubnis, den Namen als Bestandteil des eigenen Firmennamens und damit i.S. des deutschen Handelsrechts zur Unternehmensunterscheidung (§ 18 Abs. 1 HGB) zu nutzen – [...] in der Regel Lizenzentgelte steuerlich nicht zu verrechnen (sind). Nur wenn durch einen Warenzeichen-Lizenzvertrag, der ein Recht zur Benutzung des Konzernnamens und des Firmenlogos als Warenzeichen für die im Gebiet verkauften oder zum Verkauf angebotenen Produkte einräumt, ein untrennbarer Zusammenhang zwischen Namensrecht und produktbezogenem Markenrecht hergestellt wird, kann die Überlassung des Markenrechts, wenn insoweit ein eigenständiger Wert festzustellen ist, im Vordergrund stehen und insoweit insgesamt (einheitlich) nach Maßgabe der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters ein fremdübliches Entgelt gefordert werden." Dieses Urteil hat in der Literatur große Beachtung gefunden. Zu ihm ist zudem am 7.4.2017 ein BMF-Schreiben ergangen.

 

Rz. 2440

Entgeltlichkeit bei Markenüberlassung. Gemäß der nunmehr geklärten Rechtslage kann also Entgeltlichkeit für die Überlassung einer Marke bestehen, selbst wenn sie gleichzeitig als Firmenname fungiert. Die Entgeltlichkeit setzt freilich voraus, dass die Marke bzw. das die Marke begründende Zeichen auch hinreichend markenrechtlich geschützt ist, sei es durch Eintragung in das Markenregister, durch Verkehrsgeltung oder durch notorische Bekanntheit. Nur dann stehen dem Markeninhaber ein ausschließliches Nutzungsrecht sowie ein Ausschließlichkeitsrecht zu....

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