18.01.2012 | Wirtschaftsrecht

Keine markenrechtlichen Ansprüche gegen Vorbereitungshandlungen zur Markenverletzung

Das Abfüllen von Getränkedosen, auf denen ein als Marke geschütztes Zeichen angebracht ist, stellt keine Benutzung dieses Zeichens dar, die untersagt werden kann. Vielmehr wird nur die technische Voraussetzung für eine Benutzung des einer geschützten Marke ähnlichen Zeichens durch einen Dritten geschaffen.  

Sachverhalt

Die Klägerin ist ein Unternehmen, das unter der Marke „Red Bull“ ein Energiegetränk herstellt und dies weltweit vertreibt. Sowohl für den Begriff „Red Bull“ als auch die Ausstattungsmerkmale besteht umfassender Markenschutz.

Die Beklagte, ein in den Niederlanden ansässiges Unternehmen, befüllte im Auftrag eines Mitbewerbers der Klägerin, einer juristischen Person mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln, Dosen mit einem Erfrischungsgetränk. Diese Dosen sind mit einer Marke versehen, die der Marke „Red Bull“ ähnelt. Zu diesem Zweck wurde die Beklagte von dem Dritten mit leeren Dosen und den zugehörigen Verschlusskapseln beliefert. Die Beklagte befüllte die Dosen nach Vorgabe ihres Vertragspartners. Die abgefüllten Dosen wurden dann in Staaten außerhalb des Beneluxraums ausgeliefert. Die Tätigkeit der Beklagten beschränkte sich dabei auf die Abfülldienstleistungen, ohne die abgefüllten Dosen zu befördern oder an Dritte zu liefern.

Gestützt auf ihre in den Beneluxstaaten geschützte Marke beantragte die Klägerin, die Beklagte zu verurteilen, die Benutzung einer mit ihrem Zeichen ähnlichen Marke zu unterlassen. Das oberste Gericht der Niederlande legte dem EuGH die Frage vor, ob das Abfüllen von Aufmachungen, die mit einem Zeichen versehen sind, die einer geschützten Marke ähnlich ist, als Benutzung dieses Zeichens im Sinne des Markenrechts zu werten ist, auch wenn das Abfüllen eine reine Dienstleistung gegenüber einem Dritten darstellt.

Entscheidung

Der EuGH hat entschieden, die Markenrechtsrichtlinie sei dahin auszulegen, dass die Beklagte selbst kein Zeichen benutzt hat, die den Marken der Klägerin ähnlich sind. Das Gericht stellte im Wesentlichen darauf ab, der Umstand, dass die technischen Voraussetzungen für die Benutzung eines Zeichens geschaffen werden und diese Dienstleistung auch vergütet wird, bedeutet nicht, dass der Erbringer dieser Dienstleistungen das Zeichen auch selbst benutzt. Vielmehr würde der Erbringer dieser Dienstleistung schlicht einen technischen Abschnitt im Prozess der Herstellung des Endprodukts ausführen, ohne irgendein Interesse an der äußeren Darstellung der Dosen und insbesondere an den darauf angebrachten Zeichen zu haben. Letztlich werde nur die technische Voraussetzung für die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten erbracht.

Zudem führte das Gericht aus, der Dienstleister benutze das betreffende Zeichen nicht für die Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen, für die die Ware eingetragen ist, identisch oder ähnlich sind. Denn die Beklagte habe schlicht die Dienstleistung des Abfüllens von Dosen erbracht, die wiederum keinerlei Ähnlichkeit mit den Produkten aufweist, für die die Marke der Klägerin eingetragen ist.

Schließlich würden der Verkehr zwischen den Dienstleistungen des Abfüllens und den Endprodukten keine gedankliche Verbindung herstellen. Denn die Beklagte träte nicht gegenüber den Abnehmern der Endprodukte auf, sondern eben gegenüber den Herstellern dieser Endprodukte. Aus diesem Grund werde der Verbraucher in der Regel die Beklagte gar nicht kennen, wodurch das gedankliche Inverbindungbringen der Unternehmen ausgeschlossen sei.

Anmerkung

Die Entscheidung hat grundsätzliche Bedeutung für sämtliche Unternehmen, die im Herstellungsprozess für Dritte eingebunden sind. Allein diese Vorbereitungshandlungen für ein Unternehmen, das die Produkte dann in den Verkehr bringt, stellt somit keine kennzeichenrechtlich relevante Handlung dar, die durch das Markenrecht untersagt werden kann. Für diese Unternehmen besteht damit ein gewisses Maß an Rechtssicherheit, da sie in Markenkonflikte ihres Vertragspartners mit Dritten nicht hereingezogen werden.

Umgekehrt wird die Verfolgung von Markenverletzungen erschwert. Denn wenn, so wie in dem zu entscheidenden Fall, der eigentliche Verletzer der Marke aufgrund des Unternehmenssitzes schwer zu greifen ist, ist der Markeninhaber darauf angewiesen, zur effektiven Sicherung seiner Rechte bereits im Vorfeld tätig zu werden. Aufgrund der Entscheidung des EuGH muss er nun aber zuwarten, bis die Produkte tatsächlich auf dem Markt angeboten werden, bevor er hiergegen vorgehen kann. Dies dürfte häufig sehr viel mühsamer sein.

Letztlich dürfte die Entscheidung auch volkswirtschaftlich motiviert sein. Denn wenn auch Unternehmen, die ausschließlich im Vorfeld tätig sind, rechtlich belangt werden könnten, so würde dies in einigen Fällen zu einer Verlagerung der Produktion in Länder führen, die über ein weniger effektives System zum Schutz von Marken verfügen oder in denen überhaupt kein Markenschutz besteht. Der Schutz von Arbeitsplätzen in der EU dürfte jedoch für die Inhaber der Marken nur ein schwacher Trost sein.

Dr. Morton Douglas, Sozietät Friedrich Graf von Westphalen & Partner

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